知识产权协议中的“分许可”条款如何约定？ | 同说知产

琳太

“分许可”条款是知识产权协议中的常见、但易被忽视的条款。分许可是指被许可人将自己取得授权的知识产权再次授权给第三人，因此受限于原许可的授权内容，包括许可区域、许可范围、许可期限等。实践中，分许可条款的约定通常比较简单，例如“授予被许可人可分许可的非独占许可”、“未经许可人书面同意，被许可人无权进行分许可”等。
分许可涉及许可人、被许可人和分被许可人（Sublicensee）三方主体，过于简单的合同条款容易产生争议，协议谈判及审查也应重点关注一些分许可问题，包括许可人是否允许分许可？若允许分许可，被许可人应当履行何种分许可程序？被许可人进行分许可是否需要提前获得许可人的书面同意以及应当如何履行通知义务？有权分许可的对象如何确定，仅限于被许可人的关联企业还是可以扩展到外部第三方？分许可的收入是否纳入交易费用结构？许可人是否对被许可人分许可进行其他的限制？被许可人的报备、勤勉、保密等义务是否约束分被许可人？在基础许可协议终止后，分许可协议的效力如何？在交叉许可协议中如何安排分许可条款？等等。
本文基于以上问题，结合笔者经验，针对分许可条款如何约定展开分析。

选择禁止还是允许分许可？
对于许可人来说，允许分许可将可能使得专利许可变得不可控，并可能影响竞争，因此一般不会轻易允许。许可人给出的非独占许可协议的格式条款也大多明确约定禁止分许可。允许分许可的情况大致可分为两类：（1）在一项许可为独占许可时，分许可一般会被允许，因为被许可人是许可技术的控制方。（2）在非独占许可交易中，许可人出于利益目的，也可能允许分许可。例如许可人可以从分许可获得一定的利益分成、分许可帮助许可产品快速占领市场等。从许可人角度考虑，禁止分许可可以避免潜在的竞争威胁，但也丧失了分许可的潜在收益；允许分许可可以收获一定的利益，但规制不当也容易造成许可失控。许可人可以根据自身的商业安排作出相应的选择。对被许可人来说，获得分许可权后不管在扩大产能还是未来合作开发方面都会获得一定的利益，如果其不是制造、使用或销售许可产品的实体，或意图在后期引入其他市场主体以分担较高的研发费用，分许可必不可少，因此在谈判协商过程中应当尽量争取分许可权。



禁止分许可怎么约定？
禁止分许可有几种约定方式：（1）“grant licensee a non-exclusive, non-sublicensable license”“授予被许可人一项不可分许可的非独占许可”；（2）“Licensee shall not sublicense its rights to licensed intellectual property to its affiliates or one or more Third Parties without licensor’s approval.”“被许可人未经许可人同意，就许可知识产权不享有向其关联方或一个及多个第三方分许可的权利。”上述两种约定方式可以同时使用，进一步强化被许可人对禁止分许可的注意。除在协议中对禁止分许可作出明确约定外，还应格外关注“have made”权。许可协议一般会授予被许可人“make，have made，use，sell，offer to sell”等权利，“make（制造），use（使用），sell（销售），offer to sell（许诺销售）”都是我国《专利法》已有的概念，但很多国内企业可能会对“have made”的概念比较陌生。“have made”指的是被许可人可以委托第三方制造许可产品。事实上，“have made”经常会出现在美国的专利许可协议中，相关企业如果对“have made”不熟悉，在协议签订时就极易忽视对该条款的审查。从理论上讲，如果被许可人选择外包许可商品的制造或委托第三人使用许可专利为被许可人生产商品，该项协议安排就可能涉及分许可。[1] 具体而言，如果未经许可的第三方为享有“have made”权的被许可人制造了被许可产品，可免于向许可人/专利权人承担侵权责任，此时，“have made”权将延伸至第三方制造商。[2]
“have made”权如果规制不当可能会成为被许可人对禁止分许可的规避手段，从而损害许可人/专利权人的利益。“have made”权与分许可在外观上存在相似之处，但法律对于二者的要求完全相反：如专利许可协议无明确约定，分许可权推定不存在，而“have made”权则推定存在。在CoreBrace LLC诉Star Seismic LLC案中，美国联邦巡回法院认为，许可协议授予的生产、使用和销售产品的许可不限于被许可人亲自生产、亲自使用或亲自销售，而是允许被许可人雇佣他人协助其生产、使用或销售发明，制造权本身就包含了“让他人制造”，其不受权利保留条款的限制，只有双方在许可协议中明确表示排除“have made”权，才能否定该项固有的权利。因此，即便许可协议没有授予被许可人分许可的权利，但许可协议未明确禁止“have made”，被许可人仍然可以通过让他人制造以达成事实上的分许可。[3] 若许可人打算禁止被许可人向第三方授予分许可或意图对被许可人的分许可权进行一定的限制，需要仔细起草许可协议。在协议中，不仅应该明确说明被授予的权利，也要明确指出未授予的权利。交易双方不能再依赖任何包罗万象的条款，如约定权利保留或无默示许可等。
另外，根据CoreBrace案，法院的裁判观点不仅仅涉及“have made”权，法院指出，“生产、使用和销售”许可包括雇佣他人协助被许可人生产、使用及销售发明的权利。这可能意味着非预期的第三方，如供应商、承包商、分销商和转售商，在其与被许可人的业务活动中也有可能获得分许可，除非许可协议中明确排除了这些权利。当事人在起草协议中，应当对这部分内容予以注意，结合谈判情况和自身需求，在协议中对部分权利作出明确的排除授权表示。



允许分许可怎么约定？
允许分许可的条款约定相比禁止分许可更为复杂，除概括性的约定外，当事人还应当对以下几个方面的问题进行考量，进一步防控分许可风险。
1、分许可程序
交易双方作出允许分许可的商定后，进一步需要考虑被许可人应当履行何种分许可程序？如要求被许可人至少提前

天向许可人发出分许可的书面通知，并应及时真诚地回复许可人就此提出的任何合理询问。
2、分被许可人
分被许可人一般可分为“关联企业（Affiliates）”和“外部第三方（Third Party)”。许可人可以通过限制分被许可人的范围来对分许可权的行使作出一定的限制。有较多的许可协议会约定被许可人有权向其关联企业授予分许可，但无权向外部第三方授予分许可。上述两概念规定在许可协议开头的定义条款中，“外部第三方”通常被定义为关联企业之外的第三方企业或自然人。“关联企业”的定义将会影响分被许可人范围的确定。“关联企业”在许可协议中通常被定义为一方实质控制的实体。另外，许可协议时间跨度久，在许可协议生效期间协议双方可能会以新设立或收购等方式创建出新的关联企业，而旧的关联企业可能已经脱离实质控制或注销、破产。[4]
上述定义下的“关联企业”是否包括许可协议生效后一方取得实质控制权的企业？如果不对关联企业的认定时间加以限制，在许可协议生效后，被许可人与外部第三人合资成立新公司，该公司也将被纳入“关联企业”范围，此时许可人对分被许可人的限制可能会被轻易打破，成为事实上的“无限制”。因此建议交易双方在拟定义条款时，对“关联企业”做更细致的定义。
3、分许可费用
分许可费用有几种不同的约定方式：一种是约定被许可人在自己的定期报告中报告其分许可所得收入，将分许可收入归入“销售额”，并以该新确定的“销售额”为基准向许可人支付许可使用费。在该费用机制下，被许可人可以选择以高于基础许可的费率授予分许可，进而赚到一定的差额。另外，也可以约定分许可费用是被许可人分许可收入的固定百分比（例如15%）。如果被许可人在分许可之前通过开发或商业化手段使得许可技术的价值大幅提升，可以说服许可人适当降低费用比例。[5]
交易双方可以根据实际情况选择符合自身利益的约定方式。“分许可收入”的定义因各方、技术、产品和行业而异，它通常包括被许可人授予分许可而收到的不同形式的付款，但该项收入应当排除第三方的营收。例如，在加州大学董事会和 Medivation公司之间的许可协议中，根据分许可收入的定义，Medivation公司从前列腺癌药物Xtandi的共同营销人Astellas Pharma处收到的利润分成不纳入分许可收入的计算。[6]
另外，若分许可协议中的授权技术包括被许可人自身的技术，确定许可知识产权的分许可收入将会变得很复杂。下面举个简单的例子予以说明：① 许可人将一项专利授权给销售许可产品（非组合产品）的被许可人；② 被许可人拥有许可产品领域的其他四项专利；③ 被许可人与第三方签订分许可协议，授权技术包括原始许可人的一项专利和自己的四项专利。分被许可人可以使用授权技术进一步开发、制造与许可产品类似的产品，并进行小幅调整。


在这种情况下，虽然被许可人的一项专利是制造许可产品的核心技术，但“分许可收入”是否要被定义为被许可人收到的全部付款，亦或，鉴于被授予分许可的五项专利中只有一项为许可人的专利，将“分许可收入”定义为被许可人收到的全部付款的20%？根据笔者的经验，各方通常根据许可人专利对收入的贡献占所有许可专利的百分比来计算“分许可收入”。如果许可人的专利是分被许可人产品收入的主要来源，那么分被许可人向被许可人支付的大部分款项将被视为“分许可收入”。[7]
但在协议条款中仍需要作出细致的解释。在很多交易中，双方往往在许可协议中未能提前考虑该问题，在初步许可谈判时，分许可协议和其他重要细节是未知的，虽然双方可能会考虑潜在的分许可，但并不能预测每种可能出现的情况。因此，在签订分许可协议前，建议被许可人与许可人仔细沟通，以确保双方在分许可收入和许可使用费方面达成一致意见。
4、其他限制（1）分被许可人的权利义务
分许可协议由被许可人和分被许可人共同签署，分被许可人向被许可人履行义务，而许可人并不参与该过程。在分许可协议履行过程中，许可人极有可能会损失部分利益。因此，许可人需要提前在基础许可协议中对分被许可人的权利义务做出相应规定：例如，约定分许可协议是基础许可协议的一部分，受基础许可协议条款约束；分许可协议的限制性条款应与基础许可协议条款“一致（consistent）”或“限制性不低于（no less restrictive than）”；或要求分许可协议包含明确约束分被许可人遵守被许可人具体义务的条款（如赔偿、保险等）以及要求分被许可人其产品上标记适当的专利信息。
（2）分许可协议的从属性
在基础许可协议没有对分许可是否继续有效作出约定的情形下，基础许可的终止通常将导致分许可的终止。若被许可人出现重大违约等情形导致基础许可被终止，分许可是否继续有效？若许可人允许分许可，并接受了分被许可人的履行，法院认为，尽管基础许可终止，分许可仍将继续有效。[8] 交易双方应在签订许可协议时应当对分许可协议的从属性做出相应的规定，例如可以约定在基础许可终止后，所有分许可也将同时终止，或约定基础许可终止后，分被许可人应当同许可人重新订立许可协议以维持该项许可继续有效。
5、交叉许可等非货币化支付情形下的分许可
在交叉许可交易中，被许可人可能无需就相应许可向许可人支付一定的对价。在此情况下，如果被许可人可以不受限制地对第三方进行分许可，许可人将可能丧失大部分的许可费用权益，所以当事人更需特别关注分许可条款的约定。为了避免许可人权益损失，交易双方可以约定：任何一方都无权授予第三方免费的分许可，若要授予第三方包含许可使用费的分许可，应当提前披露许可交易并获得另一方同意。
结语
分许可条款在知识产权许可谈判及协议拟定过程时经常不被重视，然而从以上分析可以看出，分许可条款预埋的“雷点”其实并不少。对于未来意图引入其他市场主体进行共同开发，或外包制造的企业来说，从许可人处获得分许可权很可能是必要的。在拟定交易协议时，应当关注到分许可条款涉及的诸多复杂的法律问题，细化谈判策略及协议内容，以争取最大化的商业利益。
注释：
[1]http://www.ipglossary.com/glossary/have-made-right-to/#.Y3owwi2KHpA 最后访问时间：2022年11月27日。

[2]https://www.kirkland.com/siteFiles/kirkexp/publications/2466/Document1/Have%20Made%20Bregenzer.pdf最后访问时间：2022年11月27日。
[3]https://www.adamsdrafting.com/wp-content/uploads/2016/02/Granting-Language-in-Patent-License-Agreements-Adams-Final.pdf最后访问时间：2022年11月27日。
[4]http://cisloandthomas.com/wp-content/uploads/2016/07/Intellectual-Property-Licensing-Agreements-and-How-Definitions-of-‘Affiliates’-or-‘Subsidiaries’-Can-Make-or-Break-Your-Licensing-Agreements.pdf?x55154最后访问时间：2022年11月26日。
[5]https://www.bizjournals.com/boston/blog/mass-high-tech/2003/02/sublicensing-rights-negotiating.html最后访问时间：2022年11月29日。
[6]Cara Bayles，“UC，Medivation Argue Old Fights Decide Drug Royalty Row”，Law360，2017年3月28日；Cara Bayles，“UC，Medidivation Settle Drug Royalty Row on Eve of Trial”，Law360，2017年5月24日。
[7]https://www.stout.com/en/insights/article/have-you-gotten-what-you-bargained-for-sublicenses 最后访问时间：2022年11月29日。
[8]https://www.wiggin.com/wp-content/uploads/2019/10/MKasdan-Patent-Licenses_Licensing-Fundamentals.pdf最后访问时间：2022年11月26日。

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